Чек-лист: регистрируем договор франчайзинга

Авторы:
Надежда Шакель
Алина Кушнерова

Договор франчайзинга (комплексной предпринимательской лицензии), представляя собой удобную форму взаимодействия в сфере коммерческого оборота, приобретает все большую популярность. НЦИС в 2021 году зарегистрировал 113 договоров франчайзинга, что почти в 2 раза больше, нежели в 2020 году, и больше всего за все время осуществления подобной регистрации.

По требованиям Гражданского кодекса (статья 910) договор комплексной предпринимательской лицензии или франчайзинга подлежит регистрации в патентном органе – Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС). В связи с тем, что договор франчайзинга в подавляющем большинстве случаев заключается с нерезидентом, на практике возникают вопросы о том, в какой стране следует регистрировать договор. В основном считается, что если франшиза будет действовать на территории Республики Беларусь (права пользования лицензионным комплексом предоставляются на территории Беларуси), то необходима ее регистрация в НЦИС. Также можно ориентироваться на место заключения договора, так как по общему правилу форма сделки определяется местом ее совершения (и в таком случае необходимо учитывать требования законодательства зарубежного государства, где в целом может отсутствовать необходимость регистрации франшиз).

Тем не менее, если мы приходим к выводу, что регистрация договора франчайзинга в НЦИС все же необходима, следующий шаг – проверить договор франчайзинга на соответствие предъявляемым к нему требованиям в целях успешного прохождения процедуры регистрации.

Требования приведены в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346, Инструкции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

Исходя из требований законодательства и правоприменительной практики НЦИС предлагаем Вам следующий чек-лист:

Договор составлен на двух и более экземплярах (для регистрации необходимо подать два экземпляра договора – подлинники).
Договор составлен на русском или белорусском языке или на иностранном и русском/белорусском языке (двуязычный договор). Возможно представление на регистрацию договора на иностранном языке, но в таком случае дополнительно предоставляются два экземпляра его перевода на русский или белорусский язык, заверенный стороной (сторонами) или ее (их) представителями.
В договоре все иностранные наименования контрагентов обеспечены транслитерацией в русской/белорусской версии (допустим, наименование иностранного контрагента Corporation Ltd., транслитерация на русский – Корпоратион Лтд).
Предмет договора определен строго как предоставление (лицензия) лицензионного комплекса, который обязательно включает фирменное наименование и нераскрытую информацию. Может включать и другие объекты интеллектуальной собственности. Здесь нужно быть внимательным при заключении договора франчайзинга с контрагентом из России. Регулирование в данной сфере существенно отличается, и договор коммерческой концессии (эквивалент договора франчайзинга в Беларуси) предполагает предоставление иного лицензионного комплекса: по законодательству Российской Федерации он должен включать товарные знаки, знаки обслуживания и другие объекты интеллектуальной собственности.
В договоре содержится описание передаваемой нераскрытой информации, в том числе секретов производства (ноу-хау). Раскрывать суть такой информации не требуется, однако следует удостовериться, что передаваемая нераскрытая информация действительно является таковой (например, не является легкодоступной, не представляет собой объект исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности).
При включении товарного знака в состав лицензионного комплекса – товарный знак, указанный в предмете, не изменен (допускаются лишь незначительные изменения в цветах, не влияющих на различительную способность).
Стороной договора не является физическое лицо. Сторонами по договору франчайзинга могут быть коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Лицензионный комплекс передается для использования в предпринимательской деятельности пользователя. Предпринимательской является деятельность, осуществляемая в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления (ст. 1 Гражданского кодекса). В договоре имеется условие об использовании предоставляемого комплекса исключительных прав в определенной сфере предпринимательской деятельности (для каких действий предназначена франшиза – производство, изготовление, продажа, оказание услуг или др.).
В договоре есть условие об объеме допустимого использования лицензионного комплекса с установлением минимального и (или) максимального объема использования (например, не менее 50 экземпляров в год).
В договоре есть условие о территории его действия.
В договоре содержатся положения об ответственности франчайзера по требованиям, предъявляемым потребителем к пользователю франшизы. Статья 9106 Гражданского кодекса возлагает на франчайзера субсидиарную и солидарную ответственность в определенных ситуациях.
Договор указывает на меры для исключения введения потребителя в заблуждение. Обычно это означает обязанность пользователя франшизы информировать покупателей наиболее очевидным для них способом о том, что он использует лицензионный комплекс на основании договора франчайзинга.
В договоре содержится обязанность пользователя франшизы обеспечивать соответствие качества товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на основе договора франчайзинга, качеству аналогичных товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) непосредственно правообладателем.
Если по договору франчайзинга лицензируются объекты права промышленной собственности (товарные знаки, изобретения, промышленные образцы и др.), то обозначение таких объектов носит максимально конкретизированный характер (в тексте договора или в приложениях к нему указаны сведения из соответствующих охранных документов, например, обозначение товарного знака (словесное, буквенное, цифровое, изобразительное и т.д.), номер свидетельства о регистрации, иные сведения, позволяющие идентифицировать объект.

Следует также проверить срок действия охранных документов и наличие у франчайзера законных полномочий лицензировать использование таких объектов.
Следует быть аккуратным в отношении текста всего договора. В соответствии с гражданским законодательством участники гражданских правоотношений свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Однако наличие в договоре положений, противоречащих требованиям действующего законодательства, является основанием для отказа в регистрации.

Также договор не должен противоречить заключенным ранее и уже зарегистрированным договорам в отношении тех же объектов интеллектуальной собственности в отношении вида передачи прав, объема передаваемых прав, срока и территории действия договора.

Далее проверяем документы, необходимые для регистрации:

Заявление составлено надлежащим образом. Примерная форма разработана НЦИС.
При подаче документов через представителя – в наличии доверенность с указанием на соответствующие полномочия по подаче документов на регистрацию.
Патентная пошлина уплачена и имеется подтверждающий документ (патентная пошлина составляет 10 базовых величин; если в рамках договора франчайзинга лицензируются объекты промышленной собственности, зарегистрированные в Республике Беларусь, дополнительно уплачивается 5 базовых величин за каждые патент, свидетельство). Важно, что пошлина уплачивается за рассмотрение заявления о регистрации. Поэтому при негативном решении НЦИС патентная пошлина не возвращается.
Все подаваемые документы составлены на русском или белорусском языке. Если документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается перевод на русский или белорусский язык, заверенный стороной (сторонами) или ее (их) представителями.
В документах обеспечена транслитерация иностранных наименований сторон.
Если к договору предусмотрены приложения, они имеются в наличии (приложены к документам, соответствуют требованиям в части перевода и т.п.).
Если заявление и договор подписаны не непосредственным руководителем организации, действующим на основании устава, собраны и представлены все необходимые документы, подтверждающие полномочия на подписание.

Сторонам договора франчайзинга следует учитывать, что сведения о зарегистрированных договорах, включая номер государственной регистрации договора, вид договора, наименование сторон договора, срок действия договора, и иные сведения публикуются в официальном бюллетене НЦИС.