Автор:
Надежда Шакель
Иногда, казалось бы, очевидные вещи упускаются из виду, так как в рутине текущей деятельности они не кажутся очень значимыми. Однако невнимание к таким вопросам может вызвать существенные проблемы. В данном материале мы решили остановиться на вопросе регистрации товарных знаков, а точнее, некоторых аспектах, которым не всегда уделяется должное внимание.
Итак, товарные знаки позволяют отличать не только одного субъекта от другого, но и разграничивать их товары, работы и услуги. Законодательство не обязывает кого-либо регистрировать товарный знак. Данная процедура в этой связи достаточно часто начинает интересовать компанию только в ситуациях, когда становится очевидным, что ее обозначением, которое становится все более популярным, могут воспользоваться третьи лица.
Сама по себе процедура регистрации товарного знака не представляет существенных сложностей. Однако на этом пути организацию может ожидать ряд подводных камней.
1. Создание обозначения.
Простым и не требующим значительных усилий является регистрация в качестве товарного знака слова или словосочетания, совпадающего с фирменным наименованием. По сути, следует только удостоверится, что идентичное или похожее наименование не используется уже иным лицом.
Однако для потребителей визуально выделяющийся товарный знак несет большую различительную способность, что требует приложения усилий к тому, чтобы создать по-настоящему интересный и даже где-то уникальный знак. О том, какое внимание уделяется данному вопросу, говорит недавняя акция одного из автомобильных брендов, который в рамках презентации нового товарного знака и слогана осуществил масштабное пиротехническое шоу, которое уже вошло в Книгу рекордов Гиннеса как представление с самым большим количеством единовременно запущенных беспилотников для фейерверков.
Однако на практике гораздо чаще создание изображения или символа для будущего товарного знака (а зачастую — поиск какого-нибудь обозначения) поручается одному из сотрудников организации, который либо создает его сам, либо организует привлечение третьих лиц (в том числе дизайн-студий).
Это может вызвать ряд потенциальных проблем:
- Если сотрудник решит не прикладывать особых усилий, то картинка может быть найдена в сети Интернет без должной проверки принадлежности прав на нее. Как результат – риск поступления претензий от правообладателя.
- Сотрудник может создать изображение сам, однако права на него (в случае, если оно будет достаточно творческим, чтобы охраняться как объект авторского права) компании не передаст, а компания об этом «забудет» позаботиться. При этом создание товарных знаков достаточно редко входит в трудовые обязанности работников, не издаются обычно и какие-то локальные акты, регламентирующие данные вопросы. В результате через какое-то время работник может предъявить претензии (особенно в случае, если отношения с работодателем ухудшатся или после увольнения).
- В случае заключения договора на разработку логотипа в него могут не быть включены положения, которые предусматривают передачу прав на созданный объект ни на основании лицензии, ни в рамках уступки; не урегулирован вопрос с личными неимущественными правами автора. В перспективе это также может вызвать претензии как от непосредственно дизайнера, создавшего объект, так и от организации-исполнителя.
2. Регистрация обозначения
Работа по регистрации обозначения в качестве товарного знака обычно поручается тому или иному работнику, который, как часто показывает практика, не всегда обладает достаточными познаниями в данных вопросах.
Потенциально на данной стадии также может возникнуть ряд вопросов.
Во-первых, работник может осуществить регистрацию товарного знака на себя. Данная практика стала сокращаться в последние годы, однако до сих пор достаточно часто встречается заблуждение, связанное с тем, что если товарный знак зарегистрирован на работника компании – он принадлежит самой компании. Обычно проблемы, вызванные такой регистрацией, появляются после увольнения работника, когда он, начав похожий бизнес, предпринимает шаги по использованию обозначения сам (как правообладатель), либо запрещает его использование компании. Также вопрос о принадлежности компании прав на товарные знаки достаточно часто встает при проведении процедуры due diligence, когда потенциальный инвестор или контрагент оценивает юридическую чистоту принадлежащих компании прав.
Отметим, что возникновение данных проблем во многом связывается с тем, что в Республике Беларусь допускается регистрация товарных знаков на физических лиц, независимо от того, занимаются они предпринимательской деятельностью или нет.
Интересен тот факт, что в самой первой редакции Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» содержалось соответствующее ограничение: товарный знак мог быть зарегистрирован только на имя юридического лица, а также гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Однако в 2000 г. данное ограничение было снято.
В ряде государств, например, в России, и сегодня обладателем исключительного права на товарный знак сегодня может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. В результате граждане России находятся в менее выгодном положении, чем граждане иностранных государств: в силу международных регистраций в России действуют товарные знаки иностранных физических лиц, а российские физические лица осуществить такую регистрацию не могут. В этой связи в России в ближайшей перспективе планируется как минимум распространить возможность регистрации товарных знаков на такую категорию как самозанятые лица (физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги физическим лицам для личных, домашних или иных подобных нужд без привлечения наемных работников).
Во-вторых, регистрация может быть осуществлена без должного внимания к выбору классов товаров и услуг, для которых регистрируются обозначения. Зачастую при регистрации заявитель ориентируется только на «основной» класс, соответствующий деятельности компании; при этом не всегда учитываются возможные новые, дополнительные или перспективные направления работы компании, равно как и особенности классификации товаров, работ и услуг, применяемой для целей защиты таких объектов интеллектуальной собственности как товарные знаки, и отличающейся по логике составления от других классификаторов видов экономической деятельности, более привычных бизнесу.
Несмотря на то, что указанные вопросы могут показаться достаточно очевидными, практика показывает, что компании продолжают «наступать на грабли». Поэтому предлагаем еще раз проверить: у кого права на ваш товарный знак?
